防止昂贵的纠纷引起的这些常见的错误在专利许可协议。
马塞洛·巴罗斯凯瑟琳·戴利,布莱恩Kacedon和马修·里特芬尼根
许可和其他技术转让协议的关键医疗设备公司,投入明显新技术研发,寻求和获得这些投资知识产权保护。但如果不仔细起草这些协议,他们可以创造更多的问题比解决的问题。
避免常见的陷阱,倾向于创建问题的专利许可协议,小心几起草时最常见的错误。
共同起草的错误
首先,许可协议应避免模棱两可,含糊不清的条款。不精确的语言会导致双方的不确定性的协议,包括什么是许可,许可的范围和其他条件。这种不确定性可能会导致纠纷,包括诉讼。
与任何良好的法律文件,协议中的关键术语应该正确地定义。专利许可协议,关键术语包括专利许可,许可产品,任何改进包括许可证授予和任何领域的使用限制。仔细定义和达成这些协议的关键组件可以很长一段路要避免纠纷的核心协议。
模棱两可或含糊不清的协议可以通过使用广泛,出现定义糟糕的条件。像“有关”或“从”是无限的,没有明确的边界。仔细的医生应该考虑避免这样的术语或包括什么简单语句和不相关,或流,相关组件或设备提供边界和指导未来的读者。
模棱两可的另一个来源可以来自不精确的词语。这可能是一个问题,即使选上的同义词。尽管词汇多样性使散文,专利许可协议不应该读起来像詹姆斯·乔伊斯。起草者应力求一致,持续使用精确的词语在许可协议。SiRF技术整合的情况下诉ITC模棱两可的语言是一个很好的实例:一个员工分配给他们的雇主“所有相关或有用的发明…[e] mployer的业务。“这是什么意思的发明与或有用的在一个特定的业务?法院指出,这些术语”本质上是模糊的。“最终,诉讼才确定专利的问题不属于雇主。
协议涉及医疗设备技术也可以受益于精确定义排他性条款相关时,使用领域,或者改进。例如,技术可能被用于不同的领域。没有要求,然而,技术许可所有领域的主人在一起。理想情况下,每个许可协议将根据具体的使用被许可方的打算使用的技术(例如,脉冲发电机用于节奏和脊髓刺激)。在使用许可,专利持有人也应该寻求有被许可方保证不许可以外的实践领域。包括一个表达承诺,专利权人可以减少法院发现的风险被许可方使用的技术在其许可领域并不违反协议。
不精确的许可证授予
当涉及到专利许可证,许可证授予的范围是最重要的一个术语,它告诉当事人进行协议下是允许的。专利法规下,专利持有人有权利拒绝他人制造、使用、销售、许诺销售、进口专利发明。专利权人可以许可所有这些权利或其中的一些。当事人意愿为被许可人只能够生产和销售产品,或被许可方还可以导入产品吗?格兰特条款应明确被授权。虽然这句话“制造、使用和销售”完成,不能包括进口的行为。和语言如“实践”或“利用”专利应避免尚不清楚什么行动构成练习或利用专利。语言不是在任何特定的法规,不明确的关联在法令。当起草专利许可协议,建议起草人坚持相关的法定语言除非当事人具体打算同意低于法定权利:专利,模仿语言在35个事项§271。
另一个重要的考虑是谁被授权。并许可延伸至公司的子公司和相关公司和如果被许可方被另一家公司收购或收购一个公司吗?这些问题以后应该避免潜在的争端解决。
错误的支付和报告
专利许可协议的另一个重要部分是付款方式。被许可人需要支付多少钱?金额是如何确定的呢?什么时候到期?这些都是应该被回答的问题的协议。
通常,许可协议将提供一个特定的版税支付每个产品出售。但什么是皇室的基础上应用?最常见的皇室基地是净销售价格。但即使是这样一个常用的短语应该仔细定义指定从销售总额扣除可能采取什么到达“净销售额”,如税收、保险、运输、和其他相关费用。
也是常见的许可证未能提供延期支付利息,或者应该做当事人的溢价。许可证的另一个常见的错误是没有考虑到情况不“销售”,如租赁、捐款,或样品。其他错误要避免包括未能包括货币或汇率转换的时间范围,以及扣缴税款。
避免这些错误将帮助确保最终许可协议反映了双方的意图和希望避免不必要的诉讼。考虑到医疗设备技术往往是许可,重要的是要理解常见的陷阱和讨论许可策略早在特定技术的发展。
马塞洛•巴罗斯芬尼根是一个研究员,亨德森,Farabow, Garrett &讨债人LLP)。他关注专利诉讼在联邦法院和post-grant复审程序在专利审判和上诉委员会(PTAB)美国专利商标局(USPTO)。随着生物医学工程背景,他带来生命科学技术通用性与公司以及电子与计算机技术领域。
凯瑟琳·戴利芬尼根的合伙人有重大的审判和上诉诉讼经验。她使得诉讼团队,参与专利诉讼的各个方面,在地方法院和美国国际贸易委员会(ITC),她认为上诉前美国联邦巡回上诉法院。 布莱恩Kacedon芬尼根的合伙人和公认的权威知识产权事务。他起草和谈判数以百计的协议在所有技术和专业认证许可被指定为(CLP)。布莱恩也成功地起诉了多个基于他丰富的诉讼和仲裁事务的经验。 马修·里特是一位研究员芬尼根主要集中于专利诉讼和专利申请起草电子设备内的空间。他的技术背景包括电气和计算机工程。这篇文章的观点是作者的,不一定反映的MedicalDesignandOutsourcing.com或其雇员。